특허전략 / 특허경영

IP R&D 방법론 - 특허 포트폴리오 창출 및 R&D 전략 수립

특허는 기술문서이자 권리 문서이다.

특허법의 기저에는 내가 가진 기술을 공개하는 보상으로 기술에 대한 독점권을 인정 및 보호해줌

기술 가치 평가 4가지 범주 : 기술성, 시장성, 권리성, 사업성

 

현황 분석 - 정량분석 - 전략 수립

현황 분석 - 정량분석 - 핵심 특허 - 정성분석 - 회피설계 - 특허 창출

 

R&D 전략의 변화 : 특허괴물 NPE, Non Practice Entity (Intellectual Ventures 등)

특허 경영 IP R&D: R&D 결과의 지재권 화가 아닌 IP 기반의 R&D

 

IPMS : 기회요소 도출-> 개발 vs도입 -> 내/외부 개발, 아웃소싱 -> 특허출원(포트폴리오화) -> 사업 타당성 검토 -> IP가치화 (상품화 등)

          -> 신규 혁신수요 파악 -> 기회요소 도출

 

연구개발과 지적재산권 

1. 연구성과 관리 및 사업화 사례

Cohen-Boyer Discovery

Cohen: DNA의 클로닝에 사용할 수 있는 벡터 연구

Boyer: DNA를 절단하는 연구

-> 성과물: 단백질 대량 생산기술(DNA 복제 기술)

 

1980년 특허 등록하고 통상 실시권 설정(선급금 1만 달러, 기업 규모별 라이선스)

468개 기업 라이선스 ->2억 5천만 달러 특허 수입

 

주요 시사점

1) 가능한 논문 발표 이전에 특허출원을 해야 한다. (1년 지나서 특허 출원하면 공지기술로 인정되어 특허 무효화 가능)

2) 분야별 특허 관련 규정 숙지, 명세서 점검

3) 미국 특허 출원 시 Inventorship 확인(진정한 발명자는 모두 특허의 발명인으롣 되어 있어야 한다)

 

해외 연구성과 관리 사례

1) 질레트: 7억 5천만 달러 연구비, 200여 개 발명 -> 35개의 특허

2) 델: 주문생산(build-to-order) 시스템 구축 -> 판매 방식 42개 특허

 

해외 연구성과 관리 미비 사례

1) 월마트: 재고관리, 판매전략 등 핵심 기술을 특허로 보호하지 않아 아마존닷컴에 무너짐

              핵심 기술자 이적.

2) Barr Laboratories: 블록버스터 약에 대한 특허 분석 -> 릴리제약에 돈요구, 복제약 생산허가 요구, 특허 무효화 -> 4천억 원의 매출

 

2. 연구성과 권리화

연구자 자유 발명, 업무발명(예약 승계 규정이 없는 경우)->연구자 소유

예약승계규정이 있거나 연구자와의 개별계약에 의해 권리 승계 발명-> 회사 소유

서로 다른 회사(기관) 연구자 투입된 공동연구-> 공동소유

 

선발 명주의: 발명 시점에 대한 증거로 연구노트 관리

선출 원주의: 출원 시점

 

기능에 따른 발명의 분류

Product 발명: 제품, 프로그램, 전자회로 등

Process (Method) 발명: Product를 만드는 행동 또는 과정

Machine 발명: Product를 만드는데 필요한 기계 또는 자체

*각 발명에 기초한 특허 및 지식재산권은 각각에 대한 청구항 또는 이들을 결함 한 청구항을 가질 수 있다.

 

IP Circle

영업비밀: 특허 수명보다 제품 수명이 길 것으로 예상되는 경우

특허: 출원 후 20년 동안 법적 보호

Defensive publishing: 논문 등 발표 통해 공지기술로 만들어 타인의 특허출원 방지

 

논문 VS특허

유사점: 일반 공개, 기술적 내용, 발명자 또는 저자

차이점: 법적 권리 보유 및 이전 가능, 유지비용 필요, 특허 무효 가능, 무실함(가상실험) 가능

 

지식재산권 체계

1) 산업재산권: 특허, 실용신안, 디자인, 상표

2) 저작권: 협의 저작권(문학, 예술창작), 저작인접권(공연, 음반, 방송사업자)

3) 신지식재산권: 첨단사업 저작권(반도체 회로설계, 식물 신품종), 산업저작권(컴퓨터 프로그램, 인공지능), 정보재산권(영업비밀, 멀티미디어)

 

친특허정책
미국: 특허 라이센싱 매출 규모 1990: 50억 달러 2005: 1600억 달러 최근 증가율 25-35%

10억 달러 이상 매출 기업: IBM, Philips, Texas Insttuments

 

과거 기업의 특허에 대한 인식: 비용

최근 기업의 특허에 대한 인식: 수익창출 수단

 

가출원 제도: 청구항 우선 작성하여 출원하고 1년 내에 특허 작성하여 우선권 주장 통해 출원

장점: 영어 기재 의무 없음, 수수료 저렴, 선언서 제출의무 없음

특징: 우선권 기간은 1년, 본 출원 시 가출원은 포기로 간주

 

PCT(Patent Cooperation Treaty) 국제출원 제도

직접 개별 국가에 출원을 하지 않더라도 출원일 인정

출원 이유: 개별국 출원 전에 평가 및 보완 기회, 특허 등록 가능성 알아봄, 국내 단계 개시의 연기, 한국어 출원 가능

단점: 수백만 원의 추가 비용, 특허등록까지 상대적으로 긴 시간 소요-> 기술수명 짧은 발명 불리

 

핵심 특허 대응 전략 수립 프로세스

1. 비침해 논리 가능?

2. 무효화 가능?

3. 회피설계 가능?

핵심 특허 대응 요지 리스트

주요 청구항, 대표 도면 -> 핵심 특허 선정 이유, 대응전략(전략적 활용 방법)

 

신규 특허 창출 프로세스

브레인스토밍, Idea seed 도출 - 핵심 특허 분석(기술적 해결수단 도출)

-> 2차 브레인스토밍 -> O/S(목적/수단) Matrix RO/BO 전략 수립

->핵심/선행 특허 비교 -> 회피설계 -> 특허 창출